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2012年9月9日 星期日

工業標準基礎專利的侵權攻防 三之三:有專利池 (patent pool) 可跳嗎?


工業標準多半是由多個單位共同制訂,因此基礎專利很可能是分別由多個公司或研究機構持有。基於授權管理的考量,目前已經有越來越多的 "專利池" (patent pool) 出現,收集多個公司或研究機構的工業標準基礎專利,統一進行授權。

因此當有人拿著工業標準基礎專利出現,要求支付授權金時,其中一種因應方法,是調查這個專利是否與某個專利池有關,然後主張已獲授權、專利耗盡、或者乾脆去取得該專利池的授權。

有的時候,情況會變的相當複雜。幸好這種情況不常發生 ... 我也只看過以下MPT這一件。

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MPEG LA是一個很有名的專利池,其第一個專利授權計畫,是關於 MPEG-2的基礎專利授權。依據美國司法部的核准函,在1997年這個授權計畫剛成立的時候,其原始成員只有9個單位。Lucent Technologies Inc.是其中一家。

前面的第一部份中提到,Multimedia Patent Trust ("MPT") 是2006年Luncent跟Alcatel合併成為Alcatel Lucent的時候所成立的公司。MPT現在沒有網站了,不過依其合作夥伴IPValue的描述,當年在合併時,Lucent是把它的專利信託 (irrevocable trust) 給MPT,以收取專利金。在信託的專利中,有跟MPEG-2相關。

這中間不知道是哪個環節出問題,導致2007年MPEG LA對MPT、Lucent Technoligies以及Lucent Alcatel提起了違約訴訟。依據MPEG LA的新聞稿,MPT成立的 "唯一原因",就是要迴避Alcatel Lucent跟MPEG LA的合約承諾,以便向MPEG LA的MPEG-2專利被授權人收取更多的專利授權金:

... the only purpose of the transfer was to avoid Alcatel’s contractual commitment in order to extract additional royalties from MPEG-2 patent pool Licensees....

這句話我個人覺得,算是說的很重的了。

MPEG LA v. MPT這個訴訟,在2010年3月和解。依MPEG LA在和解後發的新聞稿,MPT承諾將專利送交MPEG LA審查,如果是MPEG-2基礎專利,那麼MPT會加入MPEG LA的MPEG-2專利授權計畫,成為授權人之一。如此MPEG LA的被授權人就不須要擔心MPT再用這些專利去找它們了。

這個訴訟很重要的原因,是在2007年時,MPT已經在跟多家公司進行專利訴訟了。也因此MPT跟MPEG LA的關係究竟如何,變的相當重要。比如前面的第一部份提到的,2010年MPEGLA與MPT一和解,2011年DirecTV馬上提出專利耗盡的防禦方法,就是一個例子。如果不弄清楚,很多律師費可能會就這樣一直白白的燒下去吧。

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除了主張專利耗盡當事人不適格之外,當工業標準基礎專利的授權人找上門,還有兩點可以考量。

第一是釐清這個授權人與已知的專利池是不是有關。這在自己或上游已經取得專利池的授權的情況下,尤其重要。除了平常就需要收集相關的資訊之外,其實也可以直接問找上門的授權人,說不定可以得到最完整的第一手答案。通常授權人會說類似 "專利池並不禁止各授權人自己收取權利金,不過如果你已經取得專利池的授權,我就不能再跟你收了,所以你兩者擇一吧" 這種說法。

只不過,如果是2008年時問MPT,MPT搞不好會跟你說 "我們跟MPEG LA無關" 。由於不清楚MPT跟MPEG LA的關係究竟為何,也許可以採取拖延策略,等到關係釐清了再說。關於授權人與專利池的關係有爭議的狀況,都可以考慮採取這種方式處理。

第二是考慮要接受哪個授權。如果這個授權人與已知的專利池兩者擇一即可,而且上下游都沒有取得授權的話,可以考慮是否要先取得這個授權人的授權,日後再視情況取得專利池的授權。

比如ABCDE五個授權人,合組一個專利池P,收一台產品2美金的權利金。結果授權人A先找上門,要求1美金的權利金。此時可以考慮先付1美金給授權人A,兩年後 (當BCDE都找上門時),再付2美金給專利池P。

這邊主要的困難點,在於兩年後取得專利池P的授權時,兩年以來已經付給這個授權人A的權利金到底要怎麼處理。這必須在與這個授權人A簽署的合約中,事先約定好才行。實務上在跟專利池P協商時,專利池P通常會要求被授權人就合約生效日前的出貨,支付一定金額的lump-sum payment (其金額是可以談的) 以取得release。這個就這兩年出貨付給專利池P的lump-sum payment,跟兩年以來已經付給授權人A的權利金的關係要怎麼設計,就 ... 必須發揮一點想像力了。

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就三個部份小小總整理一下:

當有人拿著工業標準基礎專利出現,要求支付授權金時:

(1) 調查上游是否有授權,讓自己可以主張專利耗盡。

(2) 調查是否有專利共有的問題,讓自己可以主張對方當事人不適格。

(3) 調查是否有相關的專利池。

以上希望對大家有幫助。好歹MPT這幾年來也是歷盡艱辛,三種狀況都打過官司給大家看了,大家可別浪費了喔。^__^

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